(1) Inventeur premier déposant
La loi américaine a été modifiée radicalement le 16 mars 2013 afin de déterminer qui possède le droit au brevet. Il s’agit désormais de l’inventeur qui a déposé le premier (first-inventor-to-file), et non plus du premier inventeur dans l’absolu.
La nouvelle loi conserve la disposition selon laquelle l’inventeur doit être le véritable et authentique inventeur. La sanction à ce manquement est terrible : le brevet est rendu inopposable, et est donc sans effet. Par conséquent, il faut veiller à indiquer les personnes qui ont réellement contribué à la conception de l’invention, et non à sa simple réalisation.
(2) Période de grâce
La nouvelle loi conserve le délai de grâce de 12 mois qui exclut de l’art antérieur opposable la propre divulgation de l’inventeur ainsi que la divulgation d’un tiers. Par conséquent, si vous avez divulgué votre invention par mégarde avant un dépôt de brevet, il est toujours possible d’avoir une protection aux Etats-Unis.
(3) Conduite inéquitable
Le déposant est tenu de se comporter avec franchise et bonne foi (duty of candor and good faith) dans ses relations avec l’office américain (USPTO). Le déposant est également tenu de communiquer à l’office américain tous les documents pertinents en sa possession pour juger de la brevetabilité de l’invention (material to patentability). Il s’agit d’une obligation de divulgation (duty of disclosure).
Le manquement à cette obligation de divulgation, conjugué à une intention de tromper délibérément l’office américain, conduit également à une sanction terrible : le brevet est rendu inopposable, et est donc sans effet. Par conséquent, il faut veiller à rassembler tous les documents pertinents lors du dépôt d’un brevet américain, et de les déclarer sous la forme d’un IDS (Information Disclosure Statement).
(4) Dommages-Intérêts punitifs
Une particularité du système judiciaire américain est d’accorder des dommages-intérêts dont le montant peut être supérieur au véritable préjudice subi. En particulier, le fait de contrefaire délibérément un brevet américain peut conduire le juge américain à tripler les dommages-intérêts (Treble Damages). Par conséquent, si vous avez connaissance d’un brevet américain pertinent, il est fortement recommandé de demander une opinion de liberté d’exploitation (Freedom-to-Operate) à un Conseil américain avant de commercialiser aux Etats-Unis.
(5) Non-évidence, activité inventive
L’appréciation de la non-évidence (ou activité inventive) d’une invention a été profondément modifiée en 2007 après une décision (KSR) de la Cour suprême. Depuis lors, l’examinateur américain peut combiner plusieurs documents de l’état de la technique, éventuellement issus de domaines éloignés de l’invention, et ce sans devoir justifier d’une incitation quelconque. Cette appréciation de l’activité inventive est très différente du système européen, si bien qu’il est assez courant d’obtenir la délivrance d’un brevet américain avec des revendications sensiblement différentes de celles du brevet européen.
